Por: Adolfo Athié Cervantes
Socio de Basham, Ringe y Correa, S.C.
En 2018 se publicó por primera vez en las revistas El Foro (versión completa) y La Barra (versión reducida) el preámbulo del tema que nos ocupa y que entonces se intituló «Dilación en el otorgamiento de patentes y su regulación en el TLCAN». La idea y el razonamiento sobre el sistema de patentes que existe en nuestro país nació en realidad en el 2013 pero se materializó en un artículo hasta 2018. En dichos artículos, cuya cotitularidad fue con el Q.F.B. Guillermo A. González, expresé mi opinión sobre lo que en aquel momento constituía una idea incompleta del sistema de vigencia de patentes que imperaba en México y que sigue existiendo conforme a la Ley de la Propiedad Industrial (LPI) de 1991 y la nueva Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial (LFPPI), que entró en vigor el día 5 de noviembre de 2020. Ese mismo ensayo, con un planteamiento más preciso y evolucionado en una demanda de amparo, tuvo ya respuesta directa por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), y es justamente lo que ahora motiva el desarrollo de la segunda parte de este interesante tema. En materia de patentes pareció absolutamente normal durante mucho tiempo que su vigencia fuera de veinte años a partir de la presentación de la solicitud. De un análisis de distintas leyes que han regido en México se advierte que en varias de ellas ha prevalecido el criterio de los veinte años a partir de la presentación de la solicitud (conforme al artículo 40 de la Ley de Invenciones y Marcas de 1976 la vigencia de las patentes era de 14 años contados a partir de la concesión de la patente), sin embargo, nunca se cuestionó si dicho criterio era o no correcto, era o no constitucional, simplemente se aceptaba, esa era su regulación y había que ajustarse a lo que señalaba la ley. ¿Por qué aceptar esa presunta e injusta normalidad? No todo lo que prevé una disposición legal es constitucional. Cuando los supuestos de una norma se contraponen con el sentido común, pudiera existir en ella una inconstitucionalidad de por medio.
Resultaba usual y aceptado que la vigencia de las patentes cambiara de patente a patente dependiendo de lo que tardara en su estudio cada examinador; es decir, bajo la fórmula de los veinte años a partir de la presentación de la solicitud de patente pueden existir patentes concedidas dentro de los dos a seis años o más posteriores a su presentación; hay casos en que las patentes gozan de un año real de protección, o bien nacen muertas, lo cual resulta absolutamente absurdo, injusto, incierto, parcial, inseguro y, por tanto, inconstitucional. Contrario a los promotores de dicho sistema, no es lo mismo una solicitud de patente que una concedida. El ejercicio de una acción legal contra el usurpador, o bien el beneficio de una asignación directa para el suministro de medicamentos al sector público, requieren necesariamente de una patente otorgada, lo cual hace distinta a una limitada solicitud de patente de una patente ya concedida que expande todos sus efectos y consecuencias.
La Segunda Sala de la SCJN entendió la problemática del sistema de vigencia de patentes en nuestro país y buscó una salida basada en la interpretación sistemática, apartándose de la inconstitucionalidad planteada en la demanda de amparo, respecto del artículo 23 de la LPI y le dio una solución a una problemática observada en el sistema de vigencia de patentes que prevalece en México conforme a la anterior LPI, así que fijó un histórico y trascendental criterio en materia de compensación de vigencias de patentes nunca antes analizado bajo la óptica de los veinte años improrrogables a partir de la presentación de la solicitud de patente, el cual difiere sustancialmente de la extensión de la vigencia de las mismas por tratarse de conceptos distintos con alcances igualmente diferentes. La compensación no tiene el objetivo de prorrogar la vigencia de la patente, sino dar efectividad al periodo de protección. De este precedente nace el principio de vigencia real y efectiva en materia de patentes y que es justamente el valor jurídicamente tutelado en la resolución de la Segunda Sala de la SCJN que ahora se comenta y que puede, en mi opinión, trascender incluso en la demora administrativa en materia regulatoria de los registros sanitarios. ¿De qué sirve procurar la vigencia real y efectiva de las patentes, por ejemplo, de las farmacéuticas, si tanto la demora en su otorgamiento como la regulatoria generan una merma en su explotación? La vigencia real y efectiva de las patentes debe analizarse igualmente a la luz del tiempo perdido en el trámite regulatorio, de otra suerte la vigencia de las patentes que requieren una autorización regulatoria siempre estará reducida por dilación administrativa. El principio de vigencia real y efectiva de las patentes debe abarcar la totalidad de la autorización para su uso, de lo contrario pierde efectividad al periodo de explotación.
Al respecto la Segunda Sala de la SCJN sostuvo en el amparo en revisión 257/2020, foja 77, lo siguiente:
Lo anterior no implica en modo alguno considerar que la vigencia de veinte años a que alude el artículo 23 de la Ley de la Propiedad Industrial puede tener prórrogas, pues además de que se debe partir de la base de que no es lo mismo compensar un retraso que prorrogar la vigencia, porque la compensación no tiene por objeto prorrogarla sino dar efectividad al periodo de protección; lo importante en la especie es tomar en cuenta los retrasos originados en el procedimiento administrativo de aprobación de la patente y en esa medida, considerando la vigencia que tienen las patentes, la protección no podrá ser menor a diecisiete años en compensación a dichos retrasos.
Resulta novedosa la interpretación que hace la SCJN sobre la vigencia de las patentes y que, como consecuencia del planteamiento de inconstitucionalidad que se hizo en la demanda de amparo sobre el artículo 23 de la Ley de la Propiedad Industrial, la Corte hace un giro evadiendo el planteamiento y formula una regla novedosa al señalar que no es lo mismo prorrogar que compensar la vigencia de una patente y, por lo tanto, el artículo 23 de la LPI no genera incertidumbre jurídica porque sí es posible compensar por dilación administrativa conforme al Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), ya que la compensación no tiene por objeto prorrogar la patente sino dar efectividad al periodo de protección.
Conforme a la nueva Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial (LFPPI), que entró en vigor el 5 de noviembre de 2020, se establece la figura del certificado complementario (artículo 126, LFPPI), derivado del T-MEC. Este certificado permite la compensación del tiempo perdido en el trámite de la patente con una serie de limitantes cuando se traduzcan en retrasos mayores a cinco años entre la fecha de presentación de la solicitud en México y el otorgamiento de la patente, entendiendo como fecha de otorgamiento la fecha en que se comunica. Al respecto cabe la siguiente pregunta: ¿la comunicación implica la notificación del título de patente o el requerimiento del pago para el otorgamiento del título? Una regulación que prevé sólo un día de compensación por dos de retraso.
Caso Bayer
La empresa Bayer Corporation solicitó la protección de su invención a través de una solicitud internacional PCT (por sus siglas en inglés Patent Cooperation Treaty) el 12 de enero de 2000 para proteger «DIFENILUREAS ώ-CARBOXIARIL SUSTITUIDAS COMO INHIBIDORES DE RAF CINASA», sustancia oncológica, cuya protección fue concedida el día 26 de julio de 2006.
El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) tardó seis años seis meses en el otorgamiento de la patente y ocho meses en la notificación del título de la invención a la cual le fue asignado el número de patente 238942. Cabe hacer notar que tanto en México como a nivel internacional el promedio de tiempo para otorgar una patente es de tres años, sin embargo, en el caso que nos ocupa la autoridad tardó el doble de tiempo; es decir, se restringió la patente tres años seis meses. De ahí que el artículo 1709, fracción 12, del TLCAN, del cual México fue parte, reconocía este tipo de dilaciones y abría la posibilidad para que el titular de la patente pudiera obtener un resarcimiento del tiempo perdido en el otorgamiento de su patente a través de la figura de la compensación, que no es otra cosa que darle efectividad a la protección (principio de vigencia efectiva en materia de patentes; es decir, se traduce en el principio de seguridad jurídica). Por ejemplo, nuestros socios comerciales, Estados Unidos y Canadá, tienen un sistema de protección de patentes mucho más completo que México. Canadá tiene el sistema de protección de 17 años a partir del otorgamiento de la patente (lo cual da certidumbre jurídica a los titulares de patentes) y Estados Unidos tiene el sistema de 20 años a partir de la presentación de la solicitud de la patente (como el nuestro), pero añadiendo la figura de la compensación del tiempo perdido por dilación burocrática. En los Estados Unidos sí cubren el tiempo perdido en trámites administrativos otorgando a los titulares de patentes una compensación de tiempo. En nuestro país lamentablemente se tiene el peor de los escenarios; es decir, tenemos un sistema que genera inseguridad jurídica porque el titular de la patente no sabe cuánto tiempo efectivo tendrá de protección, ya que eso depende de cuánto tarde la autoridad (IMPI) en conceder la patente. Esto coloca a México en una desventaja en los derechos de patente frente a sus socios comerciales. Con la nueva LFPPI se reguló una figura llamada certificado complementario (artículo 126) que puede generar la compensación del tiempo perdido en el trámite de la patente, permitiendo la ley sólo un día de compensación por dos de retraso, sin justificación alguna. Lo anterior aunado al beneficio otorgado a la autoridad para que tarde hasta cinco años en la concesión de la patente contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud de patente en México, de tal suerte que un retraso mayor a cinco años da la posibilidad al particular de solicitar la compensación de un día por cada dos de dilación. ¿Cuál es la lógica del precepto legal al establecer por cada dos días de retraso un día de compensación? ¿Acaso no tendría que establecer que por cada día de retraso otro igualmente de compensación? ¿Por qué se le dan cinco años de tolerancia a la autoridad para conceder la patente cuando el término promedio a nivel internacional es de tres años? Cuando una disposición legal no tiene una lógica racional, es muy probable que esa disposición sea injusta y candidata para su impugnación.
Si partimos del concepto de justicia de Ulpiano Iustitia est constans et perpetua voluntas ius suum cuique tribuendi, «La justicia es la constante y perpetua voluntad de dar (conceder) a cada uno lo que le corresponde», en el caso que se analiza le corresponden a Bayer tres años y seis meses de explotación exclusiva adicional de su patente, máxime que el TLCAN confiere esa posibilidad de beneficio y, al tratarse de un tratado internacional, el mismo se encuentra por encima de las leyes federales, como sucede en el caso de la Ley de la Propiedad Industrial y, por lo tanto, al existir en la propia Constitución Política (artículo 1.°) un derecho humano de interpretación en el sentido más amplio en beneficio de los particulares, resulta que la autoridad responsable, al negar la compensación solicitada, interpretó indebidamente el precepto legal en perjuicio de la titular de la patente.
Conforme al TLCAN, los miembros se encuentran obligados a establecer un periodo de protección de por lo menos 17 años a partir del otorgamiento de la patente, o de manera alterna, de 20 años a partir de la presentación de la solicitud.
Si atendemos al propósito perseguido por las partes al negociar y acordar el texto de referencia, tenemos que, como mínimo, el periodo de protección debe ser de 17 años, toda vez que los trámites administrativos y de estudio dilatan tres años para el otorgamiento de la patente. Pero los propios miembros del TLCAN reconocieron que puede haber situaciones que obliguen a la autoridad a extenderse más tiempo para otorgar una patente, lo cual permite, en esos casos, hacer valer la figura jurídica de la compensación del tiempo perdido en el otorgamiento de la misma en beneficio del particular, ya que resulta inequitativo y desproporcional que a unos se les otorgue un derecho exclusivo de 17 años de explotación y otros tengan 14 o menos años por cuestiones administrativas y burocráticas. Lo anterior se traduce en que los tiempos de protección de una patente son de suma importancia y constituyen derechos subjetivos de exclusividad reconocidos por los tratados internacionales y por la Constitución Política (artículo 28), en virtud de la enorme inversión y la investigación exageradamente costosa que hay detrás de una patente. De ahí que resulte fundamental atender al principio de vigencia efectiva en materia de patentes. Por tanto, de lo anterior se desprende que un tiempo estimado e ideal de protección debe ser de 17 años, descontando los tres años normales de tramitación administrativa ante la Oficina de Patentes respectiva y la reducción del tiempo efectivo de la vigencia de la patente por trámites regulatorios, como podría ser la obtención del registro sanitario, lo cual restringe el tiempo de vigencia real y efectiva de explotación.
Análisis de la sentencia de la Corte
El 14 de octubre de 2020 la Segunda Sala de la H. Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el Amparo en Revisión 257/2020 bajo la ponencia de la Ministra Yasmín Esquivel Mossa, sostuvo que lo procedente en el presente caso es la interpretación sistemática del artículo 23 de la Ley de la Propiedad Industrial y el artículo 1709, fracción 12, del TLCAN, y decidió que en todo caso la vigencia de una patente no puede ser menor a diecisiete años contando la fecha de su otorgamiento, así a foja 76 de la resolución mencionada, nuestro máximo tribunal sostuvo lo siguiente:
Se explica, con independencia de los plazos que pudieran establecerse a través de los Acuerdos de que se trata, como se señaló con antelación, la interpretación relacionada del artículo 23 de la Ley de la Propiedad Industrial y disposiciones aplicables, con el artículo 1709, fracción 12 del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, permite llegar a la conclusión de que la vigencia de las patentes no puede ser menor a veinte años contados a partir de su fecha de presentación, o bien de diecisiete si se considera la fecha de su otorgamiento (énfasis añadido); de tal manera que de evidenciarse un retraso en el procedimiento administrativo de aprobación, debe extenderse el periodo de protección a fin de compensar dicho retraso y respetar la vigencia de la patente, que se reitera, no puede ser menor de diecisiete años.
Como se observa, la Segunda Sala de la H. Suprema Corte de Justicia de la Nación optó por una interpretación sistemática de los citados preceptos legales, en lugar de declarar en forma directa la inconstitucionalidad del artículo 23 de la Ley de la Propiedad Industrial, al carecer éste de parámetros certeros para determinar la vigencia uniforme de las patentes, o bien subsidiariamente la posibilidad de aplicar la figura de la compensación que prevé el artículo 1709, fracción 12, del TLCAN derivado de la omisión del legislador de establecer en ley un plazo mínimo de vigencia de las patentes o un plazo máximo en la tardanza para el otorgamiento de las mismas, situación que ahora se subsana a través de la interpretación sistemática a la que arribó la SCJN respecto a los 17 años de vigencia de las patentes a partir de la concesión de las mismas (principio de vigencia real y efectiva de protección en materia de patentes).
En mi opinión, la interpretación sistemática no subsana el vicio de inconstitucionalidad del artículo 23 de la Ley de la Propiedad Industrial, toda vez que el precepto legal es omiso en establecer un plazo máximo de tardanza en la concesión de las patentes, o bien no establece un mecanismo de compensación por el tiempo perdido en el trámite de las patentes, lo cual limita la vigencia real de las patentes sin que los acuerdos de plazos máximos emitidos por el IMPI y publicados en el Diario Oficial de la Federación subsanen la omisión del legislador, al ir más allá de la ley, máxime que dichos acuerdos administrativos no establecen una sanción en caso de que no se cumplan con esos plazos máximos para resolver los trámites administrativos, prueba de ello es que la nueva Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial incluye lo que antes estaba regulado en forma deficiente en un simple acuerdo e incorpora ahora los certificados complementarios (artículo 126, LFPPI). A pesar de lo anterior, la interpretación sistemática antes descrita salva el error legislativo del artículo 23 de la LPI y resuelve el problema histórico del sistema de patentes en el cual los titulares de las mismas desconocen el tiempo exacto de vigencia de sus derechos, generando una absoluta incertidumbre jurídica. ¿Cuántas patentes se habrían beneficiado con este criterio interpretativo de la SCJN compensando el tiempo perdido en su trámite? Y simplemente desperdiciaron dos, tres, cuatro o más años de vigencia efectiva. Muy lamentable derrotero histórico vivieron las patentes en México sin la interpretación adecuada.
El criterio reciente de la SCJN es mucho más benigno y favorable para los titulares de las patentes que la nueva LFPPI, ya que establece un mínimo de vigencia de 17 años a partir de la concesión de la misma, y no el limitado día de compensación por cada dos de retraso a partir de la presentación de la solicitud de patente en México, que podría reflejar nuevamente un vicio serio de inconstitucionalidad. ¿Cuál es la justificación jurídica y de sentido común de limitar la compensación a un día por cada dos de retraso? ¿Por qué no compensar la vigencia de la patente en función de un retraso real uno a uno?
Tesis de la Corte
Derivado del caso antes descrito, la Suprema Corte de Justicia de la Nación publicó el día 8 de enero de 2021 el siguiente criterio:
Registro digital: 2022603
Instancia: Segunda Sala
Décima Época
Materias(s): Administrativa
Tesis: 2a. LV/2020 (10a.)
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 82, Enero de 2021, Tomo I, página 662
Tipo: Aislada
PATENTES. CUANDO EXISTAN RETRASOS IMPUTABLES A LA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA EN SU APROBACIÓN, SU VIGENCIA NO PODRÁ SER MENOR DE DIECISIETE AÑOS CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SU
OTORGAMIENTO (INTERPRETACIÓN SISTEMÁTICA DEL ARTÍCULO 23 DE LA LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL ABROGADA).
Hechos: Una persona moral cuestionó la negativa del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), de compensar para efectos de la vigencia de su patente, los retrasos en el procedimiento para su otorgamiento, argumentando que el artículo 23 de la Ley de la Propiedad Industrial abrogada que sirvió a la autoridad administrativa como fundamento, genera inseguridad jurídica porque provoca que una patente que tendría veinte años de vigencia, vea reducido dicho plazo debido a los retrasos en el procedimiento de aprobación.
Criterio jurídico: La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que debe darse una interpretación sistemática al artículo 23 de la Ley de la Propiedad Industrial abrogada y considerar que en el caso de que se presenten retrasos imputables a la autoridad administrativa en su aprobación, se deberá determinar que la vigencia de la patente no podrá ser inferior a diecisiete años contados a partir del otorgamiento de la misma.
Justificación: Lo anterior es así, ya que de una interpretación sistemática al artículo 23 de la Ley de la Propiedad Industrial, con relación a las disposiciones del propio ordenamiento legal, así como a lo previsto en la fracción 12 del artículo 1709 del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) se concluye que el hecho de que el artículo 23 citado no fije plazos para que se desarrollen y concluyan los exámenes de forma y fondo de la patente solicitada, no genera incertidumbre jurídica, pues lo cierto es que dadas las particularidades y el grado de complejidad en el procedimiento administrativo de cada patente, no sería posible que el legislador especifique cada caso y señale plazos distintos dependiendo del tiempo que implica en especial el examen de fondo por cada género de patente, de ahí que se haya optado por plazos genéricos a través de los acuerdos por los que se establecen los plazos máximos de respuesta a los trámites ante el IMPI, los cuales dan certeza jurídica al gobernado; por tanto, se concluye que si bien la patente tendrá una vigencia de veinte años improrrogables, contada a partir de la fecha de presentación de la solicitud que está sujeta al examen de forma, lo cierto es que atendiendo a los retrasos derivados del procedimiento administrativo de aprobación, que impactan de manera negativa en esa vigencia, deberá considerarse que de existir dicho retraso, la vigencia de una patente no podrá ser menor a diecisiete años contados a partir de la fecha de su otorgamiento, pues acorde con lo establecido en el tratado en cuestión, se establece un periodo de protección para las patentes de por lo menos veinte años, que se contarán a partir de la fecha de la presentación de la solicitud, o de diecisiete años a partir de la fecha del otorgamiento de la patente; lo que en modo alguno implicaría la prórroga de la vigencia.
Amparo en revisión 257/2020. Bayer Healthcare, LLC. 14 de octubre de 2020. Cinco votos de los Ministros Alberto Pérez Dayán, Luis María Aguilar Morales, José Fernando Franco González Salas, Yasmín Esquivel Mossa y Javier Laynez Potisek, quien manifestó que formularía voto concurrente; mayoría de tres votos en relación con el criterio contenido en esta tesis. Disidentes: Luis María Aguilar Morales y José Fernando Franco González Salas, quienes emitieron su voto por que se sobreseyera en el juicio respecto del artículo 23 de la Ley de la Propiedad Industrial. Ponente: Yasmín Esquivel Mossa. Secretaria: Claudia Mendoza Polanco.
Esta tesis se publicó el viernes 08 de enero de 2021 a las 10:09 horas en el Semanario Judicial de la Federación.
De la anterior tesis se desprende que la SCJN reconoce que puede haber disparidad en los tiempos para otorgar patentes, y que si bien el artículo 23 de la Ley de la Propiedad Industrial — sostiene la Corte— no genera inseguridad jurídica, lo cierto es que de advertirse retrasos en la concesión de la patente por parte de la autoridad, la vigencia de la patente no podrá ser inferior a diecisiete años de conformidad con el artículo 1709, fracción 12, del TLCAN (principio de vigencia real y efectiva en materia de patentes). La ratio decidendi del citado precedente se reduce al hecho de la existencia de dos sistemas de vigencia de patentes, uno a través de los 20 años a partir de la presentación de la solicitud de la patente y el otro de 17 años a partir de la concesión de la patente, concluyendo que en caso de dilación administrativa, las patentes deberán estar al mínimo de protección que prevé el sistema de 17 años contados a partir de la concesión de la patente, y no de 20 años a partir de su presentación.
La anterior interpretación tiene un impacto directo en las patentes que tardaron más de tres años en ser concedidas por la autoridad.
El criterio de la SCJN viene a subsanar el sistema viciado de patentes que prevalecía en México durante muchos años a través del artículo 23 de la LPI y otras anteriores a ella y que causó mucho daño a la protección de las invenciones, limitando absurdamente la vigencia real que le correspondía al titular de la patente y que le fue concedida con un atraso indebido a partir de su presentación. De ahí que, en mi opinión, la interpretación realizada por la SCJN actualiza perfectamente la voluntad constante y perpetua de darle a cada quien lo que le pertenece sin declarar en forma directa la inconstitucionalidad del artículo 23 de la LPI.
El principio de vigencia real y efectiva de las patentes que se desprende del criterio antes mencionado puede, en mi opinión, trascender a los trámites regulatorios ante la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), toda vez que los mismos pueden limitar todavía más la vigencia real y efectiva de las patentes. Sin embargo, este tema merece un análisis especial que será abordado en la tercera parte de este estudio.
